Зарегистрировали ТМ украинскому бьюти-бренду в США несмотря на конфликт с одноимённой маркой в другом классе
Марина В. — 36 лет, основательница бренда органической косметики LUMÉRA (название изменено). Живёт и работает в Киеве. По образованию — фармацевт, 8 лет работала в R&D-отделе украинской косметической компании перед тем, как в 2021 году запустить собственный бренд.
Специализация — сыворотки и кремы на основе украинских растительных экстрактов (облепиха, календула, ромашка) с научно-подтверждённой эффективностью. Позиционирование — «clean beauty с медицинским подходом»: минималистичный состав, дерматологические тесты, прозрачные формулы. Целевая аудитория — женщины 28–45 лет, готовые платить премиум за прозрачность бренда.
К 2024 году бренд вышел на украинский рынок с 12 SKU, ежемесячная выручка достигла $85 000. Основные каналы — собственный сайт, Instagram, Rozetka и несколько локальных дистрибьюторов. В начале 2025 года Марина решила выходить на американский рынок через Amazon и собственный DTC-сайт с американской доменной зоной. Первый шаг перед запуском продаж — регистрация торговой марки в USPTO.
К нам Марина обратилась после того, как её первичная заявка, поданная самостоятельно через сайт USPTO, получила Office Action с temporary refusal. Она пыталась разобраться сама, но столкнулась с юридической терминологией и сжатыми сроками ответа (6 месяцев с даты Office Action, иначе заявка считается заброшенной).
Март 2025 года. Марина подала заявку в USPTO самостоятельно — форма TEAS Plus, класс 003 МКТУ (косметика, средства для ухода за кожей), заявленное использование по Section 1(b) — intent to use. Стоимость подачи — $250, срок ожидания первичного review — около 4 месяцев.
В июле 2025 года пришёл Office Action от эксперта USPTO с двумя основаниями для отказа:
**Основание 1 (Section 2(d) — Likelihood of Confusion):** эксперт нашёл в реестре зарегистрированную марку LUMERA (без диакритики) в классе 005 МКТУ — фармацевтические препараты и лечебные средства. Марка принадлежала американской компании, зарегистрирована в 2019 году.
По правилам USPTO, эксперт может отказать в регистрации даже при разных классах МКТУ, если считает, что товары «связаны» (related goods) и потребитель может ошибочно решить, что они происходят из одного источника. Именно этот аргумент и применил эксперт: косметика (3 класс) и лечебные средства для кожи (5 класс) — «часто продаются в одних каналах» (аптеки, drugstores), поэтому «средний потребитель может быть введён в заблуждение».
**Основание 2 (Section 2(e)(1) — Merely Descriptive):** эксперт также указал, что слово LUMÉRA может восприниматься как descriptive от английского luminous / luminance применительно к косметике.
У Марины оставалось 6 месяцев на подготовку ответа. Если ответ будет неубедительным — final refusal, и придётся подавать заново с потерей приоритета (стоимость + время). Плюс к моменту final refusal Марина уже планировала запуск продаж на Amazon в Q1 2026 — без зарегистрированной ТМ Amazon Brand Registry недоступен, что означало высокий риск гриферов и подделок с первого дня.
Дополнительная сложность: между подачей и Office Action Марина уже успела вложить $18 000 в редизайн упаковки, разработку сайта на английском и производство первой партии для американского рынка — всё под названием LUMÉRA. Смена бренда означала не просто задержку выхода, а полный сброс маркетинговых материалов.
- Торговая марка LUMÉRA зарегистрирована в USPTO в классе 003 МКТУ, регистрационное свидетельство получено в марте 2026 года.
- Первичная заявка Марины сохранена — приоритет с марта 2025 года не потерян.
- Регистрация не потребовала petition to cancel против конкурирующей марки — вопрос закрыт через юридическую аргументацию без судебных процедур.
- Amazon Brand Registry активирован в апреле 2026 года, что открыло доступ к A+ Content, Sponsored Brands рекламе, инструментам защиты от подделок.
- Запуск продаж на американском Amazon состоялся в мае 2026 года по графику Марины — задержки относительно первоначального плана составили около 6 недель (за счёт этапа ответа на Office Action).
- Первый месяц продаж на Amazon US — $12 400 выручки. К концу 2026 года Марина планирует выйти на $50 000/месяц на американском рынке.
Дополнительно: в июне 2026 года мы подали от имени Марины Section 15 declaration of incontestability — это заявление будет доступно через 5 лет после регистрации и даст ТМ дополнительную юридическую защиту от future challenges. Также включили ТМ в мониторинг новых заявок (watch service), чтобы отслеживать попытки конкурентов зарегистрировать похожие названия.
Наш подход строился из трёх параллельных направлений: анализ конфликтующей марки, юридическая аргументация для ответа, корректировка заявки.
**Этап 1 (недели 1–2): due diligence по конфликтующей марке.**
Наш IP-специалист выгрузил полное досье марки LUMERA в 5 классе через TSDR (Trademark Status and Document Retrieval). Оказалось:
- Марка действительно зарегистрирована в 2019 году, но за 6 лет ни разу не подавалась в Section 8 filing о continued use
- Compaссоциация была маленькой, сайт компании неактивен с 2022 года
- Продукт под маркой LUMERA — топическое лечебное средство для псориаза, продавалось только через один дистрибьютор
Мы предположили, что марка либо близка к abandonment, либо реально не используется в коммерческом обороте. Это открывало возможность параллельной petition to cancel — заявления в TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) о принудительном аннулировании марки из-за non-use. Но эта опция — план Б, слишком долгая (12–18 месяцев).
**Этап 2 (недели 2–5): подготовка Response to Office Action.**
Основной аргумент против Section 2(d) refusal строился на двух пунктах:
1. **Различие товаров по существу:** косметика класса 3 — это средства для ухода за здоровой кожей, не имеющие лечебных свойств. Средства класса 5 — фармацевтические препараты для лечения заболеваний, регулируются FDA как OTC drugs. Это разные регуляторные категории, разные каналы дистрибуции, разные покупательские мотивации. Мы приложили сравнительную таблицу с цитатами из FDA definitions.
2. **Различие каналов сбыта:** конкурирующая марка продавалась через специализированного дистрибьютора аптечных сетей, LUMÉRA — через Amazon Beauty, DTC-сайт, независимые бьюти-магазины. Пересечения фактически нет. Приложили доказательства (скриншоты каналов, распечатки из ритейлерских каталогов).
3. **Различие визуальной презентации:** LUMÉRA использует диакритический знак (é), кириллическое происхождение бренда, полностью иную типографику и цветовую палитру. LUMERA — стандартный шрифт, медицинский стиль оформления.
Против Section 2(e)(1) merely descriptive refusal:
Аргумент строился на том, что LUMÉRA — это не английское luminous, а гибридное название на основе латинского корня lumen с французским суффиксом -éra, что делает его suggestive (наводящим на ассоциацию), а не merely descriptive (прямо описательным). Suggestive marks зарегистрируемы без необходимости приобретения secondary meaning. Привели прецеденты USPTO по регистрации подобных гибридных названий.
**Этап 3 (недели 5–6): корректировка спецификации товаров.**
Мы предложили Марине сузить спецификацию товаров в заявке — вместо широкой формулировки «cosmetics, skin care preparations» использовать точный перечень: «facial serums; facial moisturizers; face oils; eye creams — all non-medicated». Ключевые слова: **non-medicated**. Это юридически исключает пересечение с классом 5.
Amendment был подан вместе с Response.
**Этап 4 (недели 6–36): ожидание, дополнительный запрос эксперта, финальная регистрация.**
Ответ подан в USPTO в конце сентября 2025 года. В январе 2026 пришёл follow-up от эксперта — просьба уточнить один пункт спецификации. Ответили в течение 2 недель. В феврале 2026 марка перешла в статус Publication for Opposition (30 дней публикации в Official Gazette для возможных возражений третьих сторон). Возражений не поступило. Регистрационное свидетельство выдано в конце марта 2026 года.
Итого — 11 месяцев с момента первичной подачи Мариной до получения регистрации.
Кейсы
Смотреть все кейсиПомощь бьюти-бренду в регистрации ТМ в США
Максим Е.
Let’s work together
Access to all US marketplaces
Access to the largest market in the world, the ability to work directly with the American consumer as well as the B2B client segment in the US.
Advanced financial tools
You can remotely open a business account with one of the banks in the USA, have online access to your funds, and ensure maximum security for your transactions.
Safety and trust
Doing business in the U.S. successfully, securing the trust and loyalty of your customers and ensuring that your brands and company are protected by the law.